«Копирование» домена: как владельцу торговой марки защитить свои права

старший юрист, ЮФ INTEGRITES

Количество случаев регистрации доменов с нарушением прав владельцев торговых марок (ТМ), когда словесное выражение домена фактически повторяет торговую марку или коммерческое наименование, стремительно растет.

В условиях карантина интернет-торговля приобрела особую популярность, а соответственно параллельный импорт перешел в режим онлайн.

Товары мировых брендов продаются неофициальными дистрибьюторами (перекупки) через интернет-платформы и сайты, доменное имя которых дословно повторяет известную ТМ.

Продолжает активно развиваться таким образом недобросовестный заработок как киберсквоттинг — регистрация домена с чужой ТМ с целью дальнейшей его перепродажи.

Популярность среди мошенников получил тайпсквоттинг (разновидность киберсквоттинга), который заключается в регистрации домена, почти полностью созвучного с торговой маркой, но с отличием одной или двух букв (например, не bankmoney.ua, а bancmoney.com.ua).

Он рассчитан на ошибку при наборе домена с целью перехода не на оригинальный сайт, а на сайт мошенников и может преследовать цель получения персональных данных клиента, демонстрацию рекламы, распространение вируса и тому подобное.

Независимо от цели, которую преследует владелец домена (регистрант), он нарушает ваши права как собственника торговой марки.

Но в Украине существуют механизмы для борьбы с недобросовестными регистрантами, в частности мирный, судебный и через процедуру UDRP. Подробно остановимся на каждом из них.

1) Решаем ситуацию мирным путем

Направляем регистратору требование об устранении нарушений ваших прав интеллектуальной собственности (ИС). Он может изменить домен, делегировать, или предложить его продать вам.

Трудности процедуры мирного урегулирования:

Установление владельца домена. Если владельцем является физическое лицо, вряд ли вы найдете необходимую информацию о нем на сервисе WHOIS. В данном случае, раскрыть регистранта можно двумя путями:

через Центр компетенции адресного пространства в сети интернет, который за определенную плату предоставляет необходимую информацию. Это быстро и относительно недорого, но не всегда эффективно;
через суд путем обеспечения доказательств. Это эффективнее, но значительно дольше, а в условиях карантина может занять до двух месяцев.

Игнорирование требования регистрантом. Даже если вы установили регистранта и направили ему требование, он может просто не реагировать на него.

Конечно, если мы говорим о киберсквоттинге — ожидайте встречного предложения купить домен за неадекватную сумму.

Этого делать не стоит, ведь, покупая домен, зарегистрированный с нарушением ваших прав ИС, вы фактически стимулируете регистранта к новым нарушениям и распространению киберсквоттинга в целом.

2) Решаем ситуацию в судебном порядке

Если мирное требование проигнорировали, или хотят получить от вас средства, вы можете обратиться в суд с требованием к владельцу домена прекратить использование вашей ТМ, делегировать вам доменное имя или прекратить делегирование третьим лицам, возместить нанесенный ущерб.

Особенности процедуры судебного рассмотрения:

Длительное время рассмотрения. Если владельцем домена является физическое лицо, суд будет долго проверять его данные, направлять исковое заявление, которое может быть получено не с первого раза, или не получено вообще, откладывать заседание в связи с ненадлежащим уведомлением ответчика.

Такие технические процедуры могут длиться несколько месяцев, а в сегодняшних карантинных условиях некоторые дела зависли на этом этапе на полгода.

Владельцы доменов не являются на заседание. Поэтому судебное разбирательство откладывается. И когда наконец получаете решение в вашу пользу — может пройти год. Весь этот год регистрант продолжает нарушать ваши права, а часто — получать от такого нарушения определенную экономическую выгоду.

Но, с другой стороны, суд — это единственная инстанция, через которую вы можете требовать возместить нанесенный вам ущерб от незаконного использования вашей ТМ.

3) Решаем ситуацию через Центр по арбитражу

В этом случае ситуация решается при посредничестве Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее Центр ВОИС) по административной процедуре UA-DRP только для доменов UA и COM.UA.

Эта процедура уже давно популярна в Европе, но в Украине она начала действовать год назад.

Главные преимущества механизма:

∙ скорость рассмотрения (2-3 месяца)

∙ относительно небольшой сбор (около USD 1500)

∙ Центр ВОИС может самостоятельно установить владельца домена и предложить внести изменения в исковое заявление, если был неверно указан ответчик.

Эта процедура уже доказала свою эффективность на практике. Однако стоит учесть, что Центр ВОИС может только удалить или переделегировать домен и только владельцу торговой марки или его лицензиату.

Результат рассмотрения дела зависит от хорошо подготовленного искового заявления, которое будет отвечать всем установленным центром требованиям и раскрывать ключевые критерии, необходимые для удовлетворения иска.

Советы правообладателю

Если ваши права на ТМ нарушены использованием ее в доменном имени, сначала решите, какую цель вы преследуете — прекратить нарушение и прекратить существование домена, переделегировать его на себя или дополнительно взыскать убытки с нарушителя. Определившись с целью, можно выбирать механизм защиты.

Если известно, кто является владельцем домена, рекомендую начинать с письменного требования о прекращении нарушения.

На практике, ответ на такое требование дает возможность раскрыть мотивы регистранта — или он зарегистрировал домен с целью продажи, осуществляет реализацию товаров под вашей ТМ на сайте и в принципе, готов ли он на конфликт или нет.

Если вы наткнулись на классического киберсквоттера, не соглашайтесь на его предложение купить домен, не популяризируйте эту модель заработка. Обращайтесь в суд или в ВОИС.

Если хотите взыскать убытки с нарушителя, можете обратиться только в национальной суд. В остальных случаях, если спорный домен второго уровня ua и com.ua, советую обращаться в Центр ВОИС.

В отличие от судов, где приходится фактически через экспертизу доказывать сходство вашей ТМ с доменом и месяцами ждать решения, Центр ВОИС достаточно быстро и эффективно рассматривает иски правообладателей.

Однако не пренебрегайте профессиональной подготовкой искового заявления и других необходимых документов, поскольку именно от полноты и аргументированности ваших доводов зависит результат рассмотрения дела.