Защита промобразца и «патентные тролли». Что изменил закон о защите торговых марок

Татьяна Харебава
Член Совета Комитета интеллектуальной собственности АПУ, адвокат
Фото: Francesco Romeo/Pixabay

Фото: Francesco Romeo/Pixabay

Закон от 21 июля 2020 года об усилении охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбу с патентными злоупотреблениями (далее — закон №815-20) является одним из ряда важных законодательных актов по реформированию сферы интеллектуальной собственности (ИС), призванных гармонизировать национальное законодательство с законодательством ЕС.

Собственно, принятие указанных законов обусловлено необходимостью обеспечить эффективное выполнение Украиной своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Так, довольно длительное время с момента ратификации Соглашения об ассоциации подавляющее большинство законопроектов по имплементации его положений в сфере ИС пылилось на полках комитетов Верховной Рады.

Telegram Logo

Поэтому практики должны были заполнять пробелы в регулировании либо собственным пониманием механизма «прямого действия» положений Соглашения об ассоциации, либо искать правду в судебной практике, хотя позиции судов по этому поводу зачастую не согласовывались между собой.

Кроме того, обновление отраслевого законодательства именно в отношении промышленных образцов вызвано таким неприятным явлением, как «патентный троллинг».

Google News Logo Подписывайтесь на нас в Google News!

Стоит заметить, что и сам законопроект №2258 вначале содержал в своем названии именно это понятие из профессионального жаргона юристов в сфере ИС.

Речь идет о ситуации, когда недобросовестные заявители регистрируют общеизвестные формы изделий (например, лампочку или вешалку) как промобразцы с целью дальнейшего вымогательства уплаты «роялти» от других участников рынка или создания препятствий при прохождении таможенного контроля для таких товаров.

Отсутствие действенного механизма борьбы с «патентным троллингом» вызывало немало дискуссий как в профессиональных, так и в деловых кругах.

Ведь, с одной стороны, выдача охранного документа на промышленные образцы должна быть оперативной и простой, а с другой — без проведения экспертизы заявки по существу (которая является достаточно длительной) невозможно выявить злоупотребления со стороны заявителя.

Все эти обстоятельства и создали предпосылки для пересмотра норм национального законодательства по охране прав на промышленные образцы с целью его усовершенствования.

Главные изменения в контексте промышленных образцов

Закон №815-20, несомненно, принес немало нововведений как для практиков в сфере ИС, так и для бизнеса.

Среди основных изменений можно выделить следующие:

  • процедура post-grant opposition;
  • охрана незарегистрированных промышленных образцов и изменение охранного документа на зарегистрированные промышленные образцы (патент на свидетельство);
  • новые сроки действия прав на промышленные образцы.

Рассмотрим указанные нововведения более детально.

  • Процедура post-grant opposition

Ожидаемой сменой в контексте борьбы с патентным троллингом стала именно процедура внесудебного прекращения действия свидетельства на ПО.

Напомню: раньше, чтобы признать патент на ПО — условную «лампочку» или «вешалку» (который выдавался без прохождения квалификационной экспертизы), надо было обращаться в суд и проходить все круги судебных баталий, а это долго и дорого.

Особенно, если на таможне стоит партия товара, заблокированного через таможенный реестр объектов ИС патентными троллями.

Введение квалификационной экспертизы для предоставления правовой охраны промобразца могло в значительной степени осложнить жизнь добросовестному бизнесу.

Поэтому введение дополнительного административного способа аннулирования регистраций во внесудебном порядке — так называемого механизма post grant opposition (признание недействительными свидетельств на промышленные образцы в Апелляционной палате) — является хорошей альтернативой для баланса интересов добросовестных участников рынка и механизмов борьбы с недобросовестными.

Такая процедура значительно короче (3 месяца) и, соответственно, дешевле, чем судебная.

В то же время в случае признания прав на промобразцы недействительными Апелляционная палата публикует соответствующее сообщение в специализированном издании, а права на промобразцы считаются не вступившими в силу с даты государственной регистрации промобразца.

  • Охрана незарегистрированных промышленных образцов и изменение патента на свидетельство

В современном мире, где ежедневно производятся тысячи разновидностей товаров и их упаковок, а одна маркетинговая линейка заменяет другую ежемесячно или даже быстрее, нет смысла тратить деньги и время на регистрацию «сезонных» промобразцов, которые очень быстро «канут в лету».

Поэтому хорошей возможностью помешать копированию внешнего вида таких скоротечных товаров недобросовестными конкурентами является законодательное закрепление охраны для незарегистрированных промобразцов, которые были доведены до всеобщего сведения.

В то же время незарегистрированный промобразец считается доведенным до всеобщего сведения, если он был опубликован, экспонирован на выставке, использован в торговле или иным образом обнародован, чтобы стать известным в кругах, специализирующихся в соответствующей области и осуществляющих свою деятельность в Украине.

При этом объем прав владельцев незарегистрированных промобразцов несколько уже в сравнении с зарегистрированными промобразцами.

Так, владелец незарегистрированного ПО, доведенного до всеобщего сведения, вправе только запрещать его копирование и запрещать другим лицам использовать промышленный образец без его разрешения.

Права на незарегистрированные промобразцы невозможно передать или иным образом предоставить в пользование третьим лицам.

Также по новому закону №815-20 приобретение прав на зарегистрированный ПО удостоверяется свидетельством (а не патентом, как было раньше), в котором приводится внесенное в Реестр изображение промобразца.

  • Новые сроки действия прав на промышленные образцы

Срок правовой охраны незарегистрированного ПО составляет три года с даты его доведения до всеобщего сведения на территории Украины.

Срок действия имущественных прав на зарегистрированный ПО составляет 5 лет с даты заявки с возможностью продления на 1 и более 5-летних сроков, но общий срок не может превышать 25 лет (ранее срок составлял 10 лет с продлением не более чем на 5 лет, максимально — 15 лет).

Главные пробелы закона

При принятии закона много поправок было принято с голоса, а это почти всегда влечет определенную логическую несогласованность или незавершенность даже положительных моментов законопроекта.

Так, одним из механизмов предотвращения «патентного троллинга» в законопроекте был инструмент разового денежного взыскания, если заявка на промышленный образец подана с нарушением прав других лиц.

Размер компенсации должен определяться судом в размере от 10 до 50 тыс. минимальных зарплат с учетом вины лица и других обстоятельств, имеющих существенное значение при рассмотрении дела.

При таких обстоятельствах добросовестный участник рынка, который пострадал от действий «патентного тролля», не должен был бы доказывать в суде наличие и размер убытков, что при существующей судебной практике в этой сфере сделать практически невозможно.

В то же время нарушитель знал бы о неотвратимости материальной ответственности за свои недобросовестные действия и о том, что его противоправный поступок обойдется ему как минимум в 50 тыс. грн.

Однако депутаты проголосовали против этого нововведения, тем самым снизив эффективность борьбы с «патентными троллями».

Кроме того, в законе есть много категорий и терминов, которые были заимствованы из европейского законодательства и определение которым либо не предоставляется вообще (например, «проинформированный/информированный потребитель»), либо они в достаточной мере являются оценочными понятиями и могут привести к несогласованности применения закона на практике.

Например, «круги, специализирующиеся в соответствующей отрасли», «индивидуальный характер», «общее впечатление» и т.п.


Выводы. В целом долгожданные профессиональным сообществом законодательные изменения в сфере охраны прав на промышленные образцы можно считать положительными.

Поскольку внедренные механизмы действительно гармонизируют национальное законодательство с правом ЕС и имеют целью улучшить ситуацию в борьбе с «патентным троллингом» и упростить в целом процедуру приобретения прав на промышленные образцы.

Впрочем, практика покажет, насколько закон сможет стать эффективным инструментом защиты прав добросовестных игроков и превентивным средством от действий недобросовестных.

The Page Logo
У вас есть интересная колонка для The Page?
Пишите нам: [email protected]

Warning icon Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Редакция не несет ответственности за содержание материала и может не разделять мнение его автора

Комментарии

Все новости