Закон від 21 липня 2020 року про посилення охорони та захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьбу з патентними зловживаннями (далі — закон №815-20) є одним із низки важливих законодавчих актів щодо реформування сфери інтелектуальної власності (ІВ), що покликані гармонізувати національне законодавство із законодавством ЄС.
Власне, ухвалення зазначених законів зумовлене необхідністю забезпечити ефективне виконання Україною своїх зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Так, доволі довгий час із моменту ратифікації Угоди про асоціацію законопроєкти щодо імплементації її положень у сфері ІВ здебільшого вкривалися пилом на полицях комітетів Верховної Ради.
Тому практики мали заповнювати прогалини в регулюванні або власним розумінням механізму «прямої дії» положень Угоди про асоціацію, або шукати правди в судовій практиці, хоча позиції судів із цього приводу теж доволі часто не погоджувалися між собою.
Окрім того, оновлення галузевого законодавства саме щодо промислових зразків спричинене таким неприємним явищем, як «патентний тролінг».
Варто зауважити, що й сам законопроєкт №2258 спочатку містив у своїй назві це поняття з професійного жаргону юристів у сфері ІВ.
Ідеться про ситуації, коли несумлінні заявники реєструють загальновідомі форми виробів (наприклад, лампочку або вішалку) як промзразки для подальшого вимагання сплати «роялті» від інших учасників ринку чи створення перешкод під час проходження митного контролю для таких товарів.
Брак дієвого механізму боротьби з «патентним тролінгом» викликала чимало дискусій як у професійних, так і в бізнесових колах.
Адже, з одного боку, видавання охоронного документа на промислові зразки мало б бути оперативним і простим, а з іншого — без проведення експертизи заявки по суті (яка є досить тривалою) неможливо виявити зловживання з боку заявника.
Усі ці обставини і створили передумови для перегляду норм національного законодавства щодо охорони прав на промислові зразки для його удосконалення.
Головні зміни в контексті промислових зразків
Закон №815-20, без сумнівів, приніс чимало нововведень як для практиків у сфері ІВ, так і для бізнесу.
Серед основних змін можна виділити такі:
- процедура post-grant opposition;
- охорона незареєстрованих промислових зразків і зміна охоронного документа на зареєстровані промислові зразки (патент на свідоцтво);
- нові строки чинності прав на промислові зразки.
Розглянемо зазначені нововведення докладніше.
- Процедура post-grant opposition
Найочікуванішою зміною в контексті боротьби з патентним тролінгом стала саме процедура позасудового припинення дії свідоцтва на ПЗ.
Нагадаю: раніше, щоби визнати патент на ПЗ — умовну «лампочку» чи «вішалку» (який видавався без проходження кваліфікаційної експертизи), треба було звертатися до суду та проходити всі кола судових баталій, а це довго й дорого.
Особливо, якщо на митниці стоїть партія товару, заблокованого через митний реєстр об’єктів ІВ патентними тролями.
Введення кваліфікаційної експертизи для надання правової охорони промзразкам могло значним чином ускладнити життя сумлінному бізнесу.
Тому запровадження додаткового адміністративного способу анулювання реєстрацій у позасудовому порядку – так званого механізму post grant opposition (визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті) — є хорошою альтернативою для балансу інтересів сумлінних учасників ринку та механізмом боротьби з несумлінними.
Така процедура є значно коротшою (3 місяці), а отже, дешевшою, ніж судова.
Водночас у разі визнання прав на промзразки недійсними Апеляційна палата публікує відповідне повідомлення у спеціалізованому виданні, а права на промзразки вважаються такими, що не набули чинності від дати державної реєстрації промзразка.
- Охорона незареєстрованих промислових зразків і зміна патенту на свідоцтво
У сучасному світі, де щодня виробляються тисячі різновидів товарів і їхньої упаковки, а одна маркетингова лінійка змінює іншу щомісяця чи навіть швидше, немає сенсу витрачати гроші й час на реєстрацію «сезонних» промзразків, які дуже швидко «кануть у Лету».
Відтак гарною можливістю перешкодити копіюванню зовнішнього вигляду таких швидкоплинних товарів несумлінними конкурентами є законодавче закріплення охорони для незареєстрованих промзразків, які були доведені до загального відома.
Водночас незареєстрований промзразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний у торгівлі або оприлюднений в інший спосіб, щоби стати відомим у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі та здійснюють свою діяльність в Україні.
Водночас обсяг прав власників незареєстрованих промзразків дещо вужчий як порівняти із зареєстрованими промзразками.
Так, власник незареєстрованого ПЗ, доведеного до загального відома, має право лише забороняти його копіювання та забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.
Права на незареєстровані промзразки неможливо передати або в інший спосіб надати в користування третім особам.
Також за новим законом №815-20 набуття прав на зареєстрований ПЗ засвідчується свідоцтвом (а не патентом, як було раніше), у якому наводиться внесене до Реєстру зображення промзразка.
- Нові строки чинності прав на промислові зразки
Строк правової охорони незареєстрованого ПЗ становить три роки від дати його доведення до загального відома на території України.
Термін чинності майнових прав на зареєстрований ПЗ становить 5 років від дати заявки з можливістю подовження на 1 або більше 5-річних строків, але загальний термін не може перевищувати 25 років (раніше строк становив 10 років із продовженням не більш як на 5 років, максимально 15 років).
Головні прогалини закону
Під час розгляду закону багато поправок було ухвалено з голосу, а це майже завжди має наслідком певну логічну неузгодженість або незавершеність навіть найпозитивніших положень законопроєкту.
Так, одним із механізмів запобігання «патентному тролінгу» в законопроєкті був інструмент разового грошового стягнення, якщо заявку на промисловий зразок було подано з порушенням прав інших осіб.
Розмір компенсації мав визначатися судом у розмірі від 10 до 50 тис. мінімальних зарплат з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення під час розгляду справи.
За таких обставин сумлінний учасник ринку, який постраждав від дій «патентного троля», не мав би доводити в суді наявність і розмір збитків, що за чинної судової практики в цій сфері зробити практично неможливо.
Водночас порушник знав би про невідворотність матеріальної відповідальності за свої несумлінні дії та про те, що його протиправний вчинок щонайменше коштуватиме йому 50 тис. грн.
Однак депутати проголосували проти цього нововведення, у такий спосіб знизивши ефективність боротьби з «патентними тролями».
Окрім того, у законі є багато категорій і термінів, які були запозичені з європейського законодавства, визначення яким або не надається взагалі (наприклад, «поінформований/інформований споживач»), або вони є достатньою мірою оцінковими поняттями й можуть призвести до неузгодженості застосування закону на практиці.
Наприклад, «кола, що спеціалізуються у відповідній галузі», «індивідуальний характер», «загальне враження» тощо.
Висновки. Загалом довго очікувані професійною спільнотою законодавчі зміни у сфері охорони прав на промислові зразки можна вважати позитивними.
Оскільки впроваджені механізми й справді гармонізують національне законодавство з правом ЄС і мають на меті покращити ситуацію в боротьбі з «патентним тролінгом» і спростити загалом процедуру набуття прав на промислові зразки.
Утім, практика покаже, наскільки закон зможе стати ефективним інструментом захисту прав сумлінних гравців і превентивним засобом від дій несумлінних.
Редакція не несе відповідальності за зміст матеріалу і може не поділяти точку зору його автора
